Lead Opinion
emitió la opinión del Tribunal.
A los fines de lograr acceso a cierto tipo de clientela exclusiva, la aquí recurrida, dueña del Hotel Condado Plaza (anteriormente Condado Holiday Inn), decidió esta-blecer en dicho Hotel un concepto novedoso en Puerto Rico en junio de 1980 bajo el nombre de “Plaza Club”. Dicho concepto, que se conoce comúnmente en la industria hote-lera como concierge level, está orientado a prestar unos ser-vicios exclusivos dirigidos a ejecutivos, profesionales, turis-tas, y jugadores de casino, entre otros.
Los servicios especiales del Plaza Club incluyen, entre otros, salones de conferencia, atención individualizada, sala de lectura, biblioteca, barra, servicio de secretarias y equipo de oficina y acceso controlado exclusivamente para dichos huéspedes. Inicialmente el Plaza Club se ubicó en uno de los pisos del Condado Plaza, el cual fue lujosamente remodelado. Debido al éxito obtenido por el Plaza Club, dos (2) años más tarde la gerencia optó por adicionar otro piso para dicho concepto y así poder dar cabida a la demanda obtenida. En la remodelación de las facilidades físicas, mercadeo y promoción del producto, el hotel recurrido in-virtió aproximadamente un total de un millón y medio de dólares.
La promoción de estos servicios consiste en el envío de correspondencia directa y literatura promocional masiva a corporaciones multinacionales y agencias de viajes, en adi-ción a los anuncios que se publican en revistas de Estados Unidos y Puerto Rico. El mercadeo de Plaza Club es coor-dinado a través de sus oficinas localizadas en Puerto Rico, Miami y Nueva York.
Aunque este concepto ya se había desarrollado en hote-les de Estados Unidos, el Hotel recurrido fue el primero en adoptarlo en la industria hotelera de Puerto Rico. A partir del comienzo de operaciones del Plaza Club, hoteles locales de la competencia implementaron servicios similares con sus propios nombres distintivos, a saber: Hotel Caribe Hilton — “Vista Club”; Hotel Condado Beach — “Vanderbilt Club”; Hotel Cerromar — “Regency Club”; Hotel Palace— “Crown Club”; y el Hotel Dupont Plaza — “Executive Floor”.
La presente controversia se origina a mediados del año de 1987, cuando la co-demandada Sands Hotel & Casino comienza sus operaciones como hotel e incluye un área de concierge level con el nombre de “Sand’s Plaza Club”.
El Sr. Hugh Andrews, presidente de la corporación que
Según el testimonio del Sr. Edward Tracy, Gerente General del Sands Hotel, quedó establecido que el Sands Plaza Club es un concepto de servicios de lujo a clientela exclusiva, independientemente de aquellos servicios que ordinariamente ofrece el hotel. Declaró, además, que al igual que la parte demandante, el mercado hotelero que persiguen proviene sustancialmente de los Estados Unidos. El señor Tracy, sin embargo, trató de distinguir los servicios ofrecidos por el Sands Hotel & Casino, de aque-llos del Condado Plaza Hotel. Declaró que la distinción bá-sica versa en que sus servicios son ofrecidos a jugadores que apuestan en el casino cuantiosas sumas de dinero y que, a cambio, el hotel les facilita ciertas comodidades es-peciales libre de costo. Admitió, sin embargo, que las habi-taciones y facilidades están disponibles para todo aquel que esté dispuesto a pagar sus tarifas. Indicó que el piso tercero del Sands Hotel será renovado para ofrecer servi-cios como computadoras portátiles, salones de conferencia y área de descanso. Ante tal ampliación, el señor Tracy admitió que podían verse obligados a mercadear sus servi-cios a cuentas corporativas o de ejecutivos. El señor Tracy señaló, además, que existe una distinción en la decoración del servicio que ofrecen, y el estilo que quieren proyectar. Estableció una diferencia en el precio de ambos servicios y sobre la localización de los servicios en los respectivos
El tribunal de instancia dictó sentencia parcial decla-rando con lugar la demanda, concediendo, al amparo de la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, injunction permanente a favor del demandante y ordenando al demandado a abstenerse de utilizar el nombre "Sands Plaza Club” Le ordenó, en adición, que destruyera los pa-peles y materiales de promoción donde aparezca el nombre de Sands Plaza Club. El tribunal de instancia concluyó que: (1) el nombre “Plaza Club” no es genérico por tener un significado secundario en nuestra industria hotelera, y(2) que el uso del nombre “Sands Plaza Club” por la parte de-mandada crea una posibilidad de confusión por lo que pro-cedía el injunction solicitado.
Inconforme, los demandados recurrieron —vía revi-sión— ante este Tribunal, imputándole al foro de instancia haber errado al concluir que:
a) ... existe una posibilidad de confusión por el uso del nombre “Sands Plaza Club”
b) ... la mera “posibilidad” de confusión bastaba para emitir el injunction;
c) ... la palabra “Plaza” y la frase “Plaza Club” no son nombres genéricos dentro de la industria hotelera;
d)... hay un significado secundario mediante el cual los clientes de Condado Plaza identifican a “The Plaza Club” con dicho hotel;
e) ... el hecho de que los dos productos vayan dirigidos a distin-tos mercados es inmaterial;
f) ... existe similaridad en los nombres que crea una posibilidad de confusión;
g) ... la [mjoción sobre [determinaciones de [hjechos, [cjonclusión de [djerecho [ajdicionales y de [reconsideración presentados por las recurrentes [no tengan mérito suficiente como para haberlas declarado con lugar;]
*33 h) [el pago de honorarios de abogados proceda contra las recu-. rrentes ante un punto tan novel;]
i)[la apreciación de la prueba estuvo, correcta, y;]
j) [el injunction solicitado por la recurrente sea procedente en derecho.] Solicitud de revisión, págs. 4-5.
Expedimos el auto solicitado, ordenando la paralización de los procedimientos a nivel de instancia hasta tanto otra cosa dispusiera este Tribunal. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.
La presente controversia se encuentra plasmada en el derecho marcario de servicios. Una "marca de servicio” {service mark) es aquella “utilizada en la venta o promoción de servicios que identifica los servicios que presta una persona o institución y los distingue de los servicios de otras”. (Traducción nuestra.) Lanham Trademark Act., Sec. 45 (15 U.S.C. sec. 1127). Dicha marca identifica un servicio en que no está envuelta la manufactura ni la venta de bienes, por lo que difiere a una “marca de fábrica” en que no identifica un objeto tangible. A pesar de esta diferencia, tanto las marcas de fábrica como las de servicio, sirven el mismo propósito, esto es, el de identificar la fuente de los bienes o servicios, protegiendo la “plusvalía” {goodwill) del negocio y protegiendo a los consumidores desde el punto de vista que éstos pueden distinguir entre productos que compiten entre sí. Park’n Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., 469 U.S. 189, 198 (1984).
La original Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico, Ley Núm. 66 de 28 de julio de 1923, según enmendada, 10 L.P.R.A. see. 191 y ss., no contemplaba las “marcas de servicios” y no le brindaba a éstos protección registral en el Departamento de Estado.
La referida doctrina sobre competencia desleal tiene como fin que los tribunales otorguen un remedio a un comerciante afectado por actos deshonestos, injustos o injustificables de otro, el cual trata de ofrecer al público los bienes o servicios del primer comerciante como los suyos. A esos efectos la jurisprudencia federal ha resuelto que “[t]he rule is well-settled that nothing less than conduct tending to pass off one man’s merchandise or business as that of another will constitute unfair competition”. Socony-Vacuum Oil Co. v. Rosen, 108 F.2d 632, 635 (6to Cir. 1940); Callman, ante, Vol. 1, Sec. 2.02, pág. 6; Elgin Nat’l Watch Co. v. Illinois Watch Case Co., 179 U.S. 665, 674 (1950); Coats v. Merrick Thread Co., 149, 562, 566 (1893). De esta manera se protege al comerciante honesto y al público de ser engañado a la vez que se promueve la competencia justa. Las acciones por infracción a “marcas de fábrica” son una rama derivada de la amplia gama de acciones basadas en competencia desleal. New West Corp. v. NYM Co. of
Resolvemos, en consecuencia, que la acción por violación a una “marca de servicio” debe ser analizada en nuestra jurisdicción al amparo de la doctrina sobre competencia desleal o ilícita utilizando el análisis contenido en las decisiones emitidas bajo la Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico. Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante, pág. 322. Ahora bien, y como consecuencia del hecho que la re-ferida Ley se deriva de la Ley de Marcas Federal, resulta de gran valor persuasivo la jurisprudencia interpretativa de la Ley Federal. Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante, pág. 323.
h-H
Una persona o corporación tiene un derecho propietario sobre una “marca de fábrica o de servicio” cuando dicha marca es usada en conexión con su producto o servicio para indicar su origen y distinguirlo de otros. Discount Muffler Shop, Inc. v. Meineke Realty Corp., Inc., 535 F. Supp. 439 (N.D. Ohio 1982); Estate of Presley v. Russen, 513 F. Supp. 1339 (D. N.J. 1981). Véase, además, Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante, pág. 322. El derecho pro-pietario de una marca es obtenido por su uso y no por su inscripción. Union Nat. Bank, Laredo v. Union Nat. Bank, Austin, 909 F.2d 839 (5to Cir. 1990); Gilbert/Robinson Inc. v. Carrie Beverage-Missouri, ante; Callman, ante, Vol. 4A,
Estas limitaciones son manifestaciones de dos (2) principios fundamentales del derecho marcario, los cuales tienen el fin de promover la competencia en el sentido de proteger a los consumidores de confusión y monopolio, y, en segundo lugar, el de proteger la reputación y la “plusvalía” (goodwill) que una marca haya obtenido. A estos efectos se señaló en Hanover Milling Co. v. Metcalf., ante, pág. 413:
... trade-marks, and the right to their exclusive use, are of course to be classed among property rights ... but only in sense that a man’s right to the continued enjoyment of his trade reputation and good-will that flows from it, free from unwarran*37 ted interference by others, is a property right, for the protection of which a trade-mark is an instrumentality. (Cita omitada.)
Una parte que solicita un injunction por infracción de “marca de fábrica o servicio” en nuestra jurisdicción tiene que demostrar, para poder prevalecer, que: el nombre sobre el cual desea la exclusividad sobre determinado producto o servicio es protegible o está sujeto a ser apropiado por quien lo reclama; que él fue el que primero lo utilizó en conexión con su producto o servicio en este foro, esto es, Puerto Rico; que existe una probabilidad de confusión al consumidor entre su marca y la del demandado; y finalmente, debido a que el demandante solicita un remedio en equidad, debe demostrar que dicha probabilidad de confusión le causa un daño irreparable para el cual no posee otro remedio adecuado en ley.
h-H I — í
La determinación de si una palabra o frase es elegible a ser protegida bajo el derecho marcario depende de la categoría a que dicha palabra o frase pertenece. Para propósitos de este análisis marcario, las marcas se dividen en cuatro (4) categorías, a saber: arbitrarias o imaginables, sugestivas, descriptivas y genéricas. Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante, págs. 326-327.
La marca arbitraria o imaginable no guarda relación con las características del producto o servicio que identifica la marca. Las marcas imaginables son aquellas palabras que se inventan los comerciantes con el propósito de utilizarlas como marcas, como por ejemplo las marcas Xerox y Kodak. Véanse: Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786, 791 (5to Cir. 1983); Eastman Kodak Co. v. Weil, 243 N.Y.S. 319 (1930). Por otro lado, el término arbitrario se refiere a palabras comunes u ordinarias que no sugieren o describen los servicios
Las marcas sugestivas son aquellas que sugieren mediante un esfuerzo de la imaginación del consumidor alguna característica del producto. Coach House Restaurant v. Coach and Six Restaurants, 934 F.2d 1551 (11mo Cir. 1991); Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante. A manera de ilustración, la marca “Caesars Palace” como marca de un hotel se consideró sugestiva por sugerir la opulencia del hotel y el slogan “hace feliz a su nariz” para un limpiador. Véanse: Caesars World, Inc. v. Caesars Palace, Inc., 179 U.S.P.Q. 14 (D.C. Neb. 1973), y Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante, pág. 327. Las marcas arbitrarias o imaginables y las sugestivas están sujetas a protección para el uso exclusivo del que las reclama.
Una marca descriptiva, la cual identifica características o cualidades de un producto o servicio, puede llegar a ser de uso exclusivo únicamente si dicha marca ha adquirido un significado secundario. Park’n Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., pág. 194. Se obtiene el significado secundario cuando el consumidor asocia la marca con los bienes de un producto en particular. Véase Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, ante, pág. 387. A manera de ejemplo, las siguientes marcas han sido catalogadas como descriptivas: Café Rico; “Dry Fry” usado como marca de un roseador para freir sin aceite; “Nu-Enamel”, para esmalte de uñas. Véanse: Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, ante, pág. 385; Armstrong Co. v. Nu-Enamel, ante.
Por otro lado, “\u\n término genérico es uno que se refiere al género o clase dentro del cual un producto en particular es un espécimen”. (Traducción nuestra y énfasis suplido.) Park ’n Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., ante, pág. 194. El término genérico es aquél que el público consumidor denomina o conoce como nombre común del
El término genérico pertenece al dominio público y puede ser utilizado por cualquier persona para identificar el producto y servicio de ese género. Cualquier término, aunque sea arbitrario, puede convertirse en genérico a través de su uso. Colgate-Pamolive v. Mistolín, ante, pág. 327; Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp., 624 F.2d 366, 374 (1er Cir. 1980). La determinación de si una marca se ha convertido en “genérica” se hace a base del significado primario que le da la mayoría de los consumidores a determinada marca de un producto o servicio.
The primary significance of the registered mark to the relevant public ... shall be the test for determining whether the registered mark has become the common descriptive name of goods or services in connection with which it has been used .... Lanham Trademark Act., Sec. 14 (c) 15 U.S.C. sec. 1064(c).
Algunos términos que se han considerado por los tribu-
El demandado recurrente alega en el caso ante nos que “Plaza” o “Plaza Club” son términos genéricos y que, en consecuencia, erró el tribunal de instancia al determinar que no lo son por, alegadamente, tener éstos un significado secundario. Fundamenta el recurrente su alegación en el proliferado uso de la palabra Plaza y “Plaza Club”, tanto en la industria hotelera como fuera de ella.
I — I I — I
La categorización de una palabra o frase en derecho marcarlo se examina a base de la relación entre el producto o servicio y la marca en cuestión y a base dél mercado a quien va dirigido el producto. Una palabra puede ser genérica para determinado producto o servicio por determinar su género, mas puede ser descriptiva o arbitraria para otros. Por otro lado, puede que una palabra sea genérica para determinado mercado, mas no para otros. Véanse: Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp., ante; Colón v. Carlos Martínez, Inc., ante.
Debido a que los consumidores del servicio en cuestión
A estos fines, el diccionario resulta de gran ayuda. El mismo constituye “evidencia apropiada y relevante” para determinar el significado primario de un término. American Heritage Life Ins. Co. v. Heritage Life Ins. Co., 494 F.2d 3, 11 (5to Cir. 1974); Zatarains. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., ante, pág. 792. El Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., brinda varias definiciones para la palabra “plaza”; entre ellas, la define como un “[l]ugar ancho y espacioso dentro de poblado”, o aquél donde “se venden los mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos y comarcanos, y donde se celebran las ferias, los mercados y fiestas públicas”. Debe mantenerse presente, sin embargo, que aun cuando el término “plaza” tenga su origen en el lenguaje español, el mismo se ha “adoptado” en el lenguaje inglés, definiéndose el mismo como, “an open square or market place in a city or town for the use of the public”. Webster’s New Universal Unabridge Dictionary, 2da ed., Nueva York, Ed. Dorset y Barber, 1983, pág. 1377. Véase, además, The American Heritage Dictionary, 2da ed., Boston, Ed. Houghton Mifflin Co. 1985, pág. 951.
Conforme a lo expuesto, dicha palabra no corresponde, por definición, al servicio que ofrecen estos hoteles. La pa-labra “plaza” denota un sitio público donde la gente se re-úne ya sea a comprar o socializar. Los servicios que estos hoteles ofrecen en el concierge level son servicios exclusi-vos, con atenciones especiales, a cierto tipo de clientela. La palabra “Plaza” o la frase “Plaza Club” tomada en su tota-lidád, no determina ni significa el género del servicio que ofrece el Condado Plaza Hotel.
La frase “Plaza Club” tampoco es un término descriptivo ya que de él no se desprende claramente ninguna caracte-rística ni cualidad del servicio prestado por dichos hoteles.
Consecuencia de todo lo anteriormente expuesto resulta ser que los términos “Plaza o Plaza Club” no son “marcas genéricas o descriptivas” del servicio particular en contro-versia que prestan los hoteles y que comúnmente se co-noce, en el negocio hotelero, como concierge level. Forzoso resulta ser la conclusión, en consecuencia, que los referidos términos pueden ser objeto de apropiación y de uso exclu-sivo de alguna persona o institución si se determina que los mismos “identifican” el servicio particular que presta dicha persona o institución y que ésta lo utilizó primero.
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Es doctrina establecida por este Tribunal que ese derecho propietario le pertenece al que primero utilice el nombre en conexión con su producto o servicio en la jurisdicción que ofrece la protección jurídica, en este caso Puerto Rico. Véanse: Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante; Jordan K. Rand, Ltd. v. Lazoff Bros., Inc., ante. En el caso de autos ambas partes coinciden que Condado Plaza fue el primero en utilizar en Puerto Rico el término “Plaza Club”
Ahora bien, existe una violación o infracción a ese derecho propietario de marca de fábrica o servicio, únicamente si la marca utilizada posteriormente por un competidor u otro comerciante crea una probabilidad de confusión al consumidor con respecto a la marca protegida. El propósito de evitar que exista confusión entre dos (2) marcas es no tan solo evitar una competencia desleal hacia el primer usuario de la marca, sino también en protección del público consumidor, esto es, que éste pueda distinguir eficientemente entre un sinnúmero de productos o servicios similares.!
El criterio (test) a seguir es relativamente sencillo: cuando un comprador prudente y razonable puede comprar un producto bajo la creencia que está comprando otro producto, existe la probabilidad de confusión.
Un examen integral de las distintas expresiones de este Tribunal en J. Beléndez Solá, Inc. v. Rivera, 102 D.P.R. 276 (1974); Cooperativa de Cafeteros v. Colón, ante, Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante, pág. 332; y, sobre todo, lo estatuido en la antes citada See. 4 de la Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico vigente en nuestra jurisdicción, nos convence de que la norma debe ser a los efectos de que no es suficiente la mera posibilidad de confusión y que se requiere que la confusión sea una probable. A la luz de lo antes expuesto, resolvemos que erró el tribunal de instancia al determinar que existía en el presente caso una infracción de marcas por razón de la existencia de la mera posibilidad de confusión. Resulta, en consecuencia, necesario determinar si el demandante demostró, a través de la
V
En primer lugar, tenemos que señalar que no existe una norma precisa para poder determinar la existencia de probabilidad de confusión entre dos (2) productos o servicios. Este es un concepto relativo que se determina según las circunstancias de cada caso en particular, basándose la determinación que sobre ello se haga en un balance de los factores o criterios desarrollados jurisprudencialmente. Algunos de estos criterios son: la similaridad entre las marcas; similaridad de los productos o servicios; la fuerza de la marca o su distintivo; la intención del segundo usuario al adoptar la marca de servicio y, evidencia de confusión actual o real. Callman, ante, Vol. 3A, Sec. 20.07, pág. 32 (1988); M.H. Bierman y J.D. Wexler, Toward a Reformulation of the Test for Determining Trademark Infringement, 80 Trademark Rep. 1, 2-3 y 30-35 (1990), y casos allí citados.
A. Fuerza de las marcas
Un factor vital en la determinación de confusión entre dos (2) marcas de servicio es la “fuerza o debilidad” de la marca del demandante. Mientras más “débil” sea la marca menos probable es la confusión.
La “fuerza” de una marca depende de su distintivo o la tendencia de identificar los servicios ofrecidos bajo una marca como pertenecientes a, o provenientes de, una fuente en particular. Por lo tanto, la evidencia de que la marca es extensamente utilizada por terceros en la misma
La “fuerza o debilidad” de una marca determina el grado de protección a brindarse a la marca sobre otras similares. La marca “fuerte” tiene una mayor esfera de protección mientras que la protección de una marca “débil” estará limitada a evitar que productos o servicios estrecha-mente relacionados utilicen marcas similares. Existe pro-babilidad de confusión entre dos (2) marcas, aunque sean “débiles”, si sus nombres y productos o servicios son iguales.
En Puerto Rico sólo el Condado Plaza y el Sands Hotel son los que utilizan el término “Plaza Club” para denomi-nar sus servicios de concierge levels. Sin embargo, como el mercado para este servicio proviene mayormente de los Es-tados Unidos, tenemos que determinar la “fuerza o debili-dad” de la marca “Plaza o Plaza Club” desde el punto de vista de dicho mercado. Vandenburgh, op. cit., págs. 79-80; Gucci America, Inc. v. Action Activewear, Inc., 759 F. Supp. 1060 (S.D. N.Y. 1991).
La parte demandada recurrente, tanto mediante prueba documental como testifical, demostró el proliferado uso de la palabra “Plaza” en la industria hotelera. En la misma dicha palabra se utiliza en nombres de hoteles tanto en Puerto Rico como a nivel internacional. Los propios testigos de la parte demandante, el Sr. Hugh Andrews y la Sra. Consuelo McMurray, admitieron que seleccionaron el término “Plaza” porque el mismo “es usado por muchos hoteles mundialmente conocidos y tiene un significado en el mercado hotelero muy bueno”. La prueba documental de la recurrente reveló que hay en Estados
B. Similitud de las marcas
Para que se establezca una probabilidad de confusión, es necesario que exista una similitud de las marcas aunque este factor;, por sí solo, no ocasione dicha confusión. El grado de similitud entre las marcas se determina comparando ambas marcas en su totalidad. Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, ante. Las marcas no tienen que ser idénticas para que se constituya una infracción de marca. Es suficiente que la parte sustancial o dominante de la marca sea copiada o imitada. Jordan K. Rand, Ltd. v. Lazoff Bros. Inc., ante; Gilbert/Robinson v. Carrie Beverage-Missouri, ante. Se ha establecido, por jurisprudencia federal, que la adición de un nombre a una marca idéntica a la otra usualmente no destruye o elimina la probabilidad de confusión. Callman, ante, Vol. 3A, Sec. 20.37, pág. 314 (1988). Sin embargo, si el nombre es tan conocido que se convierte en la parte dominante de la marca puede que elimine la probabilidad de confusión no tan sólo del origen
Las marcas Plaza Club y Sands Plaza Club sólo difieren en la palabra Sands, la cual indica el origen de la fuente de dicho servicio. El demandado recurrente alega que el voca-blo Sands es suficientemente conocido, lo que evita que se cause una confusión entre ambas marcas. Entendemos que le asiste la razón. Al determinar que Plaza Club es una marca débil y poco distintiva hay que reconocer que el vo-cablo Sand’s es lo suficientemente fuerte para lograr una distinción entre ambas marcas que evita la confusión en los consumidores; más aun, cuando las promociones de es-tos servicios siempre van acompañadas del nombre del hotel que los ofrece.
C. Similitud de los servicios prestados
Mientras más cercana sea la similitud entre dos (2) productos o servicios más probabilidad existe de que se cree confusión. Además de la similaridad en productos o servicios, hay que tener presente la proximidad del mercado y territorio a que van dirigidos. No se requiere que el servicio o su mercado sean idénticos, pero sí, que sean lo suficientemente similares que hagan hacer creer al público que ambos tienen un origen o una afiliación común.
En el caso de autos, ambos servicios van dirigidos a brindarles, en áreas designadas del hotel, unas atenciones y comodidades especiales a ciertos huéspedes del hotel co-nocido en la industria hotelera como un concierge level. El
D. Intención del segundo usuario
La intención del segundo usuario en adoptar una marca con el propósito de engañar al público para obtener beneficio de la reputación de su competidor, es un factor relevante que ayuda a establecer la probabilidad de confusión. Sin embargo, este factor pierde importancia si otros hechos demuestran que no hay tal confusión.
El presidente del Hotel Sands, al momento de abrirse el “Plaza Club” del demandante Condado Plaza, tenía un in-terés propietario en el referido Hotel. Hasta el 1983, él era Presidente de Posadas Associates S.A. que, a su vez, era dueña de un 25% de dicho Hotel. Dicho ejecutivo, obvia-mente, tenía conocimiento del progreso y éxito que tuvo dicho concepto innovador en Puerto Rico. Ello, por sí solo, no es suficiente para imputarle la intención o propósito de engañar al público y gozar del beneficio de la reputación
E. Confusión actual
Evidencia de confusión actual no es necesaria para demostrar infracción de marcas aunque constituiría la mejor evidencia para demostrar que existe una probabilidad de confusión. Amstar Corp. v. Domino’s Pizza, Inc., 615 F.2d 252 (5to Cir. 1980); Helen Curtis Industries v. Church & Dwight Co., 560 F.2d 1325 (7mo Cir. 1977); Sun-Fun Products v. Suntan Research & Development, 656 F.2d 186 (5to Cir. 1981); American Intern. Group v. American Intern. Bank, 926 F.2d 829 (9no Cir. 1991). En el caso de autos ninguna de las partes produjo evidencia sobre la existencia o ausencia de confusión actual o real de los consumidores, por lo que prescindimos de este factor para la presente determinación.
VI
Haciendo un balance de los factores antes expuestos, concluimos que la parte demandante no demostró que exis-tiera una probabilidad de confusión entre ambas marcas. La palabra Plaza es muy usada en la industria hotelera y precisamente esa fue la razón por la que ellos la adoptaron. El hecho de que la parte demandada le añadiera el nombre distintivo “Sands” tuvo la consecuencia ulterior de impedir la existencia de confusión en la mente del consumidor.
Determinamos, en consecuencia, que el demandado re-currente no incurrió en una competencia desleal, debido a que una mera posibilidad de confusión no es suficiente para sostener la acción por él radicada y el demandante no demostró que fuera probable que el nombre Sands Plaza Club ocasionara confusión.
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sen-tencia dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina. Se dictará sentencia de conformidad.
— O —
Sus huéspedes básicamente se dividen, porcentualmente, en tres (3) grupos:
a) 70% Ejecutivo corporativo comercial.
b) 25% Jugadores profesionales de casino o turistas recomendados por agencias de pasajes.
c) 5% Grupos y convenciones.
La citada Ley Núm. 66 , ley vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos en el presente caso, fue derogada por la Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991 (10 L.P.R.A. see. 171 et seq.), estatuto que sí contempla las “marcas de servicio” y que entró en vigor el 14 de febrero de 1992.
Las marcas de fábrica sólo reciben protección jurídica dentro de determinado mercado y jurisdicción por lo que lo relevante es el uso de la marca o símbolo en Puerto Rico. Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 D.P.R. 313, 325 (1986).
Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. Supp. 505 (S.D. N.Y. 1921).
Kellogg Co. v. Nat. Biscuit Co., 305 U.S. 111 (1938).
King-seeley Thermos Co. v. Alladin Industries, Inc., 321 F.3d 577 (2do Cir. 1963).
Debe señalarse que los demandantes recurridos realmente no objetan el uso de la palabra “Club”.
J.T. McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, 2da ed., 1984, Sec. 2.1, pág. 47; Thompson Medical Co., Inc. v. Pfizer, Inc., 753 F.2d 208 (2do Cir. 1985).
Fonalledas v. Las Monjas Dairy Corp., 63 D.P.R. 87 (1944); McCarthy, op. cit., Sec. 24.1 pág. 160; 3A Callman, The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies Secs. 20.01-20.03 (1988).
Otro tipo de confusión puede consistir en que la similaridad de las marcas sobre productos o servicios relacionados sugiera erróneamente alguna clase de afi-liación entre el demandante y el demandado. Esta confusión procede de la creencia
Se aclara que la referida enumeración no es una exhaustiva.
Ese hecho, de por sí no convierte a dicho término en genérico. Como expre-sáramos anteriormente, la determinación de si una marca se ha convertido o no en genérica se hace a base del significado primario que le da al mismo la mayoría de los consumidores.
Véase Plaza Co. v. White, 160 S.W.2d 312 (1942), en donde se establece que el nombre White Plaza Hotel no crea confusión al nombre Plaza Hotel debido al proliferado uso de dicha palabra en la industria hotelera por lo que el público con-sumidor puede distinguirlas con la adición de otra palabra. Véase, además, Holiday Inns, Inc. v. Holiday Out in America, 481 F.2d 445 (5to Cir. 1973), los cuales alegan el mismo resultado por las palabras Holiday y Camelot para la industria hotelera.
Concurrence in Part
Opinión concurrente y disidente emitida por el
Concurrimos con la revocación de la sentencia recurrida por entender que en el caso de autos no procedía que se declarara con lugar la demanda y se emitiera un injunction permanente. Dicha determinación tendría el efecto de limitar la competencia en la industria hotelera de Puerto Rico.
No obstante, por entender que en Puerto Rico no existe legislación relativa a las marcas de servicio, no podemos suscribir los pronunciamientos del Tribunal de que el caso de autos debe resolverse “al amparo de la doctrina sobre competencia desleal o ilícita utilizando el análisis conte-
Por otro lado, para proteger al consumidor de anuncios y prácticas engañosas, tanto la ley Orgánica del Departa-mento de Asuntos del Consumidor, 3 L.P.R.A. see. 341 (j), como la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio, 10 L.P.R.A. see. 259, proveen amplios remedios estatales. Es-tas agencias tienen la experiencia, los conocimientos y los poderes para defender a las personas afectadas por anun-cios y prácticas injustas del comercio.
— O —
Concurrence Opinion
Opinión concurrente emitida por el
Concurro con el resultado anunciado en la opinión de la mayoría de este Tribunal. En lo que a mí concierne, la parte demandante recurrida no ha establecido que tenga un derecho claro que justifique la concesión del remedio solicitado, que el foro de instancia le otorgó. Procede, por tanto, revocar la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Carolina.
Sin embargo, no estoy conforme con los pronunciamien-tos doctrinales expuestos en la opinión mayoritaria. Estoy de acuerdo con que la particular versión de la Ley de Mar-cas de Fábrica de Puerto Rico que estaba vigente al ocurrir los hechos de este caso es de ámbito limitado y no se ex-tiende a situaciones como la de autos, que trata con lo que la mayoría denomina “marcas de servicios”. Pero tengo grandes reservas en cuanto a si nos corresponde a nosotros llenar esa laguna jurídica con extensos señalamientos ñor-
En su esencia, el asunto ante nuestra consideración pre-cisa determinar en qué grado y bajo cuáles circunstancias una empresa comercial dedicada a servicios puede usar, con exclusión de cualquier otra parte, un distintivo que dicha empresa ha adoptado libremente. Se trata propia-mente de dilucidar excepciones a las normas fundamenta-les que prohíben las prácticas monopolísticas y que regu-lan la libre competencia en una sociedad de mercado, Trigo Hnos. v. Sobrino de Izquierdo, 72 D.P.R. 449 (1951), tarea que es de naturaleza singularmente legislativa.
La ausencia de normas estatutarias que rijan la contro-versia particular que está ante nos ahora, claro está, no nos libra de la responsabilidad de adjudicar dicha controversia. Conocido es el mandato que nos exige resolver, aun cuando no haya ley aplicable al caso, conforme a equidad. Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 7. Pero en tales situaciones, nuestra función debe limi-tarse a resolver escuetamente el caso concreto ante nos, por medio de la analogía jurídica. Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740 (1981). No nos corresponde preceptuar toda la materia en cuestión, mucho menos a base de pronunciamientos doctrinales controvertibles.
En el caso ante nos, la mayoría primero determina que la cuestión que ha de adjudicarse debe resolverse “al am-paro de la doctrina sobre competencia desleal o ilícita ...”. Opinión mayoritaria, pág. 35. Luego procede a reconocer que una persona o corporación puede tener derecho propie-
Resulta evidente, pues, que la mayoría no sólo resuelve el caso concreto ante sí, como nos corresponde, sino que además deja sentada la “doctrina” que obligatoriamente re-girá en casos como el de autos de ahora en adelante. Como he señalado ya, me parece que esta actuación de la mayo-ría rebasa innecesariamente el ámbito usual de nuestras facultades como Tribunal Supremo. Se hacen determina-ciones normativas sobre varios aspectos del asunto que no sólo van más allá de lo necesario para resolver el caso ante nos, sino que implican juicios valorativos sobre cuestiones económicas que propiamente le compete hacer al legislador. Las determinaciones normativas aludidas no constituyen criterios estrictamente jurídicos. Aparejan pre-ferencias de política económica, estén o no conscientes de ello los jueces de la mayoría.
Me preocupa también que los pronunciamientos norma-tivos en cuestión no son todos inexpugnables, aun desde la perspectiva estricta de lo jurídico. Tomemos por ejemplo la determinación de la mayoría de que este caso debe resol-
Acudir a la “doctrina” de competencia desleal presenta otro problema fundamental. No está claro por qué rige tal “doctrina” en Puerto Rico. ¿De dónde surge la obligatorie-dad de tal “doctrina”? ¿Qué mandato legislativo o constitu-cional la hace vinculante? La opinión mayoritaria dice que tal “doctrina” ha sido aceptada y aplicada por el Tribunal anteriormente y cita cuatro (4) decisiones previas
Debe señalarse que la mayoría, aunque se ampara en la aludida “doctrina” de competencia desleal, no explica cómo
La fragilidad que para mí tiene la llamada “doctrina” de competencia desleal, como base para la decisión de la ma-yoría, no es el único problema que ésta presenta desde el punto de vista estrictamente jurídico. Existen otros, como es, por ejemplo, la manera en que la mayoría trata con la cuestión de la confusión necesaria para establecer una in-fracción del derecho sobre una marca. La mayoría nos dice que un “examen integral de las distintas expresiones de este Tribunal ... nos convence de que la norma debe ser ... que no es suficiente la mera posibilidad de confusión y que se requiere que la confusión sea una probable”. Sin embargo, este Tribunal en J. Beléndez Solá, Inc. v. Rivera, 102 D.PR. 276, 278 (1974), y en Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, supra, expresamente resolvió que en casos donde se alega infracción a la Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico “basta probar la posibilidad de confusión, sin que haya que probar que ésta se produjo de hecho”. ¿Está la mayoría ahora revocando a J. Beléndéz Solá, Inc. v. Rivera, supra, y a Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, supra? ¿Cuál es el “examen integral” que lleva a un resultado directamente contrario a los precedentes? ¿Cómo se armo-niza el dictamen de ahora con el de las decisiones anterio-res de este Foro?
Las razonés anteriores ejemplifican por qué no estoy conforme con la opinión de la mayoría, por lo que debo limitar mi voto a concurrir con el resultado.