91 P.R. Dec. 372 | Supreme Court of Puerto Rico | 1964
emitió la opinión del Tribunal.
Las siguientes son las cuestiones que debemos considerar en este caso:
(1) Si es o no es válida y efectiva la marca registrada “Café Rico”. '
(2) De no serlo, si adquirió o no una significación secun-daria que justifica que se proteja en contra de su infracción por el recurrido, F. Colón Colón,- competidor de la recurrente, Cooperativa de Cafeteros de Puerto Rico, en la distribución y venta de café tostado y molido en el mercado del país.
(3) Si la referida marca en efecto adquirió tal significa-ción, debemos determinar si el rótulo que usa el recurrido en su bolsa de café es tan similar al que usa la recurrente en la suya que de hecho causa confusión en el mercado y al público consumidor o existe la posibilidad razonable de que la cause.
(4) De haberse causado tal confusión, si la actuación del demandado constituye una competencia desleal en perjuicio de la recurrente que justifica su restricción y la concesión de los daños y perjuicios que la recurrente hubiere sufrido.
La recurrente solicita que se restrinja al recurrido y a otros de continuar empacando y comerciando con las bol-sas o envase que utilizan similares a los de la recurrente en su negocio de venta de café o de continuar vendiendo café en tales envases o bolsas por el hecho de que en éstos se ha insertado con particular despliegue y ostentación la palabra “Rico” utilizando un diseño y combinación de colores — rojo y negro — sustancialmente iguales a los correspondientes a la marca de fábrica y nombre comercial (trade name) de la
El recurrido negó específicamente los hechos esenciales de la referida demanda y como defensas especiales alegó, en síntesis, que el registro de la marca “Rico” era ilegal por ser éste de carácter descriptivo; que la combinación de colores rojo y negro no formaba ni podía formar parte de dicha marca por ser un elemento de mera función decorativa y ha sido usada por el recurrido con anterioridad a la recurrente y luego por toda la industria de torrefacción de café; que la expresión “Puro de Puerto Rico” que usa e invoca la recu-rrente como parte de su marca no fue incluida en el registro de la misma y la ha usado desde hace sólo poco tiempo y no puede apropiarse para uso exclusivo; que el uso por la recu-rrente de las marcas “Rico” para su café tostado y molido y “Puerto Rico” para su café crudo y la campaña de anuncios de la recurrente en publicaciones, radio, y televisión usando dichas marcas y diseño en un contexto que da ilegalmente a la marca “Rico” un sentido geográfico, da a entender falsa y maliciosamente al público consumidor que el café producido y empacado por la recurrente es el único café puro de Puerto
Luego de numerosos incidentes y un largo juicio en que las partes presentaron extensa prueba documental y oral, el tribunal de instancia en definitiva declaró sin lugar la de-manda en este caso y declaró al demandado por desistido de su reconvención con perjuicio en cuanto al injunction y la orden de cancelación del registro y de la marca, y sin per-juicio en cuanto a los daños alegados, a través de un extenso y laborioso dictamen en el cual hizo las siguientes deter-minaciones de hecho principales:
(1) Que la recurrente adquirió por compra y utilizaba la marca “Rico” el registro de la cual expiró en 1944 sin que fuera renovado.
(2) Que en 1948 la recurrente registró la marca “Rico” con un diseño especial de dicha palabra, registro que aún está en vigor y ésa es la marca a que se refiere la recurrente.
(3) Que los avisos al público para el registro de dicha marca y su renovación se hicieron en tinta negra en papel blanco sin hacer referencia al color o combinación de colores del envase pero en la petición de registro la recurrente radicó un facsímil del diseño especial en tinta negra sobre papel rojo no apareciendo ni en los anuncios ni en los facsímiles del rótulo de la referida marca registrada la expresión “Puro de Puerto Rico”, expresión que la recurrida reclama como su supuesto lema o nombre comercial ni se probó desde cuándo usa la recurrente en dichos envases la expresión “Puro de Puerto Rico” a que antes ha hecho referencia; que la palabra “Café Rico” en fondo blanco en las tapas de las bolsas de la recurrente y las frases en los lados estrechos de dicha bolsa son características del envase que no figuraron ni en la refe-rida solicitud de registro de marca ni en los mencionados avisos al público.
(4) Que el recurrido ha usado desde 1945 envases o bolsas en color rojo y las marcas “Flor de Borinquen” y “Dilari” que no han sido registradas; que ha usado la combinación
(5) Que desde 1954 hasta 1958 el recurrido sufrió una merma en sus ventas debido a que, por haber usado y vendido anteriormente café del país mezclado con extranjero, mezcla que el consumidor local repudia, éste se acostumbró a pensar que el producto del recurrido continuába siendo de dicha mezcla y, además, debido a que la recurrente usa en sus anuncios la expresión “Café Rico” en texto que sugiere y da al público la impresión de que el suyo es el único café puro de Puerto Rico; que bajo esta impresión el recurrido con-sideró necesario variar, y en 1958 varió, el diseño de la rotulación de sus envases de café, consignando en primer término en la parte superior de los envases y en tipo grande y forma conspicua, la expresión “Puro de Pto. Rico”, que antes usaba menos ostensiblemente y sin abreviar la palabra “Puerto”; que el tipo, estilo y diseño de las letras de esta expresión “Puro de Pto. Rico”, así como el de la palabra “Rico” que como parte del nombre geográfico “Puerto Rico” contiene son diferentes y claramente distinguibles del tipo y diseño de la palabra “Rico” en la marca de fábrica y en los envases de la recurrente de modo que cualquier comprador común y corriente que use prudencia y cuidado normal puede distinguir fácilmente uno del otro.
(6) Que el recurrido no usa la palabra “Rico” ni la ex-presión “Puro de Puerto Rico” como marca de fábrica para identificar su producto sino como parte del nombre geográ-fico de Puerto Rico en la referida expresión “Café Puro de Pto. Rico”, como una indicación ostensiva al público de que su producto está preparado con café puro del país, usando debajo de dicha expresión, en tipo pequeño, pero claro y fácil de leer y de distinguir la expresión “Marca Flor de Borin-
(7) Que el vocablo “Rico” cuando se aplica a café tostado y molido así como a cualquier bebida o alimento, significa que el mismo es de reconocida bondad, gusto, sabroso, agradable, muy bueno, por lo que la palabra es descriptiva y además parte del acervo común de la lengua española y de dominio público.
(8) Que la combinación de colores rojo y negro como la usada en sus bolsas por las partes y la calidad, forma, tamaño y capacidad de tales envases han sido de uso general por los productores de café tostado y molido en Puerto Rico durante muchos años.
(9) Que existe parecido bastante entre el aspecto general y colorido de los envases de los litigantes y existe la 'posibili-dad de confusión; pero la semejanza no es sustancial y existen diferencias obvias, como las expresadas previamente en el tipo y diseño de la palabra de que se queja el recurrente y del ancho y separación de las franjas negras.
(10) Que ciertamente, es costumbre hacer resaltar la marca o nombre de fábrica como elemento dominante del artículo en los envases o rótulos del mismo. Al hacer en septiembre de 1958 el referido cambio en la rotulación de su paquete, el recurrido se desvió de esta costumbre, con-signando la marca “Flor de Borinquen” en tipo mucho más pequeño, y, como atributo dominante del rótulo, la expre-sión “Café Puro de Pto. Rico”.
(11) Que del hecho de que en las fotografías admitidas en evidencia aparezcan unas bolsas de café del recurrido en las tablillas que parecen estar destinadas a las de la recu-rrente no se infiere necesariamente que haya habido error y confusión, pues como en los supermercados los clientes se sirven así mismo puede inferirse que esos bolsos fueron tomados y rechazados por los que los tomaron y devueltos al escaparate sin preocuparles a qué tablilla los devolvían.
(13) Que la práctica de la recurrente de anunciar “Café de Puerto Rico” conjuntamente con “Café Puerto Rico” sin especificar que la primera marca es para identificar café crudo solamente y la última para café tostado y molido y la práctica de usar la palabra “Rico”, la expresión “Rico” con múltiples diseños y también la expresión “Cafe Rico” tiende a monopolizar el uso del vocablo “Rico” en el tráfico del café y conjuntamente esa práctica y el término “Café Rico” y “Cafe Puro de Puerto Rico” que usa la recurrente en los anuncios que publica en la prensa, tienden a sugerir errónea-mente que su café es el único café puro de Puerto Rico en el mercado del país.
(14) Que la recurrente ha permitido al recurrido el uso de sus envases objetados por más de 13 años sin haber hecho objeción alguna o tratado de impedir su uso.
(15) Que la protesta de la recurrente viene debido a que el recurrido adoptó el uso conspicuo de la expresión “Café Puro de Puerto Rico” como característica o rango pro-minente y sobresaliente en su envase.
(16) Que la evidencia sobre los casos de confusión de los paquetes de los litigantes no ha merecido la confianza y el crédito del tribunal. Si bien existe la posibilidad de confusión
(17) Que la sentencia del Tribunal de Distrito de Ponce, hoy Superior, prohibiendo el uso de la marca “Pico” por un productor de Mayagüez de apellido Picó, como marca de fábrica de su café, imitando el diseño especial de las letras de la palabra “Rico” usado como marca de fábrica de la recu-rrente, estaba justificada porque el uso de “Pico” en lugar de “Picó” hacía casi segura la confusión en el público consumi-dor, siendo esto un claro uso fraudulento del apellido y del diseño para hacer pasar el producto como el de la recurrente y en tal forma infringió la marca de fábica de ésta.
(18) Que la alegada merma en beneficios montantes a $82,320 de la recurrente es completamente hipotética y espe-culativa y de existir puede haber sido causada por muchos otros factores.
(19) Igualmente la partida de $21,509 de aumento en gastos adicionales para la venta de café y $46,000 de gastos para activar la propaganda y mitigar los daños son también hipotéticos y fraudulentos y no hay hechos en evidencia que puedan justificar la imputación de la necesidad de los mismos a los actos del recurrido.
Como conclusiones de derecho dictaminó el tribunal:
(1) Que el injunction es un remedio en equidad que sólo se concede con gran cautela y en casos extraordinarios en que la necesidad del mismo y las razones para expedirlo son claras; (2) Que la marca “Rico” se registró en violación de la disposición de la Ley de Marcas de Fábrica al efecto de que no se registrará ninguna marca que consista de palabras descriptivas de los artículos que se usen o del carácter o calidad de los mismos. (10 L.P.R.A. sec. 194(e)); en con-secuencia el registro es nulo; (3) Que la recurrente no puede procurar protección de su marca al amparo de las Reglas del Derecho Común ya que éstas no rigen en Puerto Rico. Pueblo
La recurrente imputa al tribunal de instancia la comi-sión de siete errores, a saber:
“(1) al declarar sin lugar la demanda, a pesar de la compe-tencia ilegal que los actos del demandado determinan; (2) al resolver que el registro de la marca “Rico” para el café tostado y molido, que produce y vende la demandante, es nulo; (3) al negar a la demandante la protección del trade-name utilizado por ella desde hace más de treinta y seis años; (4) al concluir, contra un hecho físico comprobado — cuales son las bolsas mis-mas — que la semejanza entre el bolso lanzado al mercado por el demandado y el registrado y usado continuamente por la deman-dante desde el 1936, no es sustancial y que ‘existen otras dife-rencias que son dominantes’; (5) al declarar, sin prueba alguna que lo justifique que la demandante ha realizado actos para que su envase — utilizado por ella desde 1936 — se parezca más al envase de cuyo uso se querella, y/o que con sus actos ha aumen-tado la confusión, así como que la demandante ha acudido al tribunal con una ‘conciencia impura’, siendo ‘culpable de incuria durante doce o más años’; (6) al determinar que el demandado*385 ha sufrido daños reclamablesy (7) al condenar a la deman-dante al pago de $3,500 por concepto de honoraios de abogado”.
Consideraremos el primer error en última instancia, y los otros en el mismo orden en que se han señalado en el párrafo cuarto de la solicitud de revisión de la recurrente.
1. — Convenimos con el tribunal de instancia en que el término “Rico” en la marca de la recurrente es un término descriptivo y en tal virtud la .marca cuya protección solicita la recurrente en este caso no era registrable de acuerdo con lo dispuesto en el inciso (e) de la ,Sec. 4 de la Ley sobre Marcas de Fábrica en vigor (10 L.P.R.A. sec. 194(e)
(a) “Nu-Enamel” en relación.con esmaltes que la recu-rrida produce y vende. Armstrong Co. v. Nu-Enamel Corp., 305 U.S. 315, 334 (1938).
(b) “Lift Truck Parts & Service Inc.” Lift Truck Parts and Service Inc. v. Bourne, 385 P.2d 735 (Ore. 1963).
(c) “Dry Fry” usado en relación con una sustancia para rociar {spray) sartenes de manera que se pueda freír sin usar aceite. E. F. Drew & Co. v. Pam Industries, Inc., 299 F.2d 777 (7th Cir. 1962).
(d) “Tub-Kove”, en relación con una cinta flexible para sellar espacios alrededor de bañeras. Keller Products v. Rubber Linings Corp., 213 F.2d 382 (7th Cir. 1954).
(e) “Silverblu”, “Rby'al Pastel”', “Topaze” y “Blue-frost”, en relación con pieles de armiño por ser términos descriptivos de determinadas' clases- de' armiños vivos. Mid
(f) “Nu Grape”, en relación con una bebida, por estar compuesta por la palabra “new” mal escrita y “grape”. National Nu Grape Co. v. Guest, 164 F.2d 874 (10th Cir. 1947).
(g) “Raisin Bran”, en relación con un cereal. Skinner Mfg. Co. v. General Foods Sales Co., 52 F.Supp. 432 (1943).
(h) “Hot patch”, en relación con Unidades de vulcaniza-ción y aparatos para reparar neumáticos. Shaler Co. v. Rite-Way Products, 107 F.2d 82 (6th Cir. 1939); Speaker v. Shaler Co., 87 F.2d 985 (7th Cir. 1939).
(i) “Lilas de France”, en relación con un perfume. Pinaud Inc. v. Huebschman, 27 F.2d 531 (2d Cir. 1928). cert. denied 278 U.S. 644.
(j) “Nótaseme”, en relación con medias sin costuras por ser una descripción corrupta de éstas. Straus v. Notaseme Co., 240 U.S. 179 (1916).
Concluimos — con mayor razón que en los casos anterio-res — que en el caso ante nos, el término “Rico” es descrip-tivo ya que corrientemente se usa en relación con bebidas o alimentos para significar que son gustosos, sabrosos, agrada-bles o muy buenos.
2. — Hemos adoptado en Puerto Rico la doctrina de la significación secundaria a la que hace referencia y reconoce el tribunal de instancia. Antes de seguir, es necesario explicar qué se entiende por esta doctrina. En G. & C. Merriam v. Saalfield, 198 Fed. 369 (6th Cir. 1912), se definió en forma concisa así:
“La teoría de la significación secundaria presupone que una palabra o frase, que originalmente y en su sentido primario no es susceptible de ser apropiada con exclusividad con relación a un artículo en el mercado por ser geográfica o de otro modo des-criptiva, puede, sin embargo, haber sido usada por tanto tiempo y con tal exclusividad por un productor con referencia al artí-culo, de manera que en el - mercado del artículo, y en aquella*387 parte del público que lo consume, la palabra o frase ha llegado a significar que el artículo es un producto; en otras palabras, ha llegado a ser para ellos su marca de fábrica. De manera que se ha dicho que la palabra ha adquirido una significación secun-daria.”
Como dice el comentarista Callman en su obra “Unfair Competition and Trade Marks”, 2d ed. vol. III, sec. 77.1, págs. 1223 y 1224, “Del esfuerzo del hombre de negocios y del reconocimiento público de esta significación secundaria surge un nuevo derecho de propiedad con derecho a ser protegida.” En el “Restatement of the Law Torts”, vol. Ill, sec. 716, Comentario (b), pág. 560, se dice que la frase significación secundaria más bien quiere decir significación subsiguiente que se añade al significado anterior y llega a ser en el mer-cado la significación usual y primaria y añade: “La cuestión en cada caso consiste en si de hecho un número sustancial de compradores presentes o probables entienden la designación cuando se usa en relación con artículos, servicios o negocios, no en su sentido primario lexicográfico, sino con referencia a una persona o asociación en particular.” Citamos la referida doctrina en Eneglotaria Medicine Co., supra.
La determinación de si una palabra o frase descriptiva usada como designación de un artículo en el mercado ha adquirido una significación secundaria es una cuestión de hecho.
En Armstrong Co., supra, se dijo que la marca “Nu-Enamel”, aunque descriptiva, había adquirido una significa-ción secundaria debido al uso de la misma en numerosos otros productos manufacturados por la recurrida, sus anuncios, en vitrinas de tiendas, en anuncios eléctricos y de otras clases, como nombre de muchas tiendas y como letrero de miles de traficantes y “Esto establece enteramente aparte de cualquier ley de marca de fábrica, el derecho en ley común de la Nu-Enamel Corporation de quedar libre del uso competitivo de tales palabras como, marca de. fábrica o nombre comercial
En Lift Truck Parts & Services Inc., supra, se dijo que la siguiente prueba sostenía la conclusión de que el nombre en cuestión había adquirido significación secundaria:
(a) Una encuesta realizada por una compañía de in-vestigaciones entre personas que necesitaban el servicio y partes de “lift trucks”. Un veinte por ciento (20%) del mercado potencial estimado fue incluido en la encuesta. No es necesario que las personas entrevistadas sean citadas para testificar,
(b) Tiempo durante el cual el demandante usó su nom-bre.
(c) Volumen de anuncios del nombre del demandante.
(d) La concentración relativa del público con quien las partes hacían negocios.
En Keller Products, supra, se concluyó que aunque la marca “Tub-Kove” era descriptiva había adquirido una significación secundaria a base de que el demandante había gastado $42,000 en,, anunciar., su producto que puso en el mercado pocos años antes del pleito; que el producto recibió considerable anuncio gratis en las publicaciones del ramo del comercio; que el producto tuvo buena acogida en el mercado;
Se ha dicho que el establecimiento de un significado secundario depende de la asociación que haga el público con una fuente particular aunque posiblemente anónima. El Juez Learned Hand ha fraseado la cuestión de la determinación de hechos en estos casos como sigue: “¿Qué es lo que los compradores entienden por la palabra cuyo uso motiva -la contienda entre las partes”? Bayer Co. v. United Drug Co., 272 Fed. 505 (D.C. N.Y. 1921). De manera que el sentir del público en relación con el uso de un término es el medio corrientemente articulado para determinar la existencia de una significación secundaria. A los fines de sostener la existencia de significación secundaria frecuentemente se ofrece en evidencia el testimonio de usuarios típicos de la clase de productos objeto de la contienda. Esta forma de establecer la significación secundaria se denomina la prueba por asociación. También se ha hecho uso extensivo de evidencia indirecta que dé base a una presunción de identificación por los usuarios de la persona que gestiona la protección para el uso de una palabra o frase. Evidencia de este tipo consiste de la cantidad y método de anuncio, duración de uso exclusivo y volumen de ventas. Se ha utilizado otra forma de determinar la significación secundaria, o sea, a base de prueba de que la marca se ha convertido en una propiedad de valor comercial sin darle mucha consideración a la fuente de asociación que haya hecho el público. Se ha recurrido a esta forma debido a la dificultad que existe en usar la anterior, pues bajo aquélla la determinación depende en gran parte de las declaraciones conflictivas de consumidores traídos como testigos por cada uno de los litigantes. A esos efectos muchos tribunales dan consideración al tiempo de uso, a los anuncios, al
Trade-Marks Secondary Meaning-Lack of Uniformity in Determining Secondary Meaning-47 Iowa L. Rev. 781 (1962); The Doctrine of Secondary Meaning, 62 W. Va. L. Rev. 254 (1960); Time as an element determining whether a descriptive term has acquired a secondary meaning entitling it to protection against unfair competition, 40 A.L.R. 433.
En Shaler Co., supra, se sostuvo que la frase “hot patch” había adquirido una significación secundaria porque “La prueba demostró que por muchos años la firma Shaler había usado la frase 'hot patches’ en relación con su mercancía; que había gastado considerables sumas de dinero en introducir su-producto en el mercado; había establecido un campo de ac-tividad en escala nacional; había acumulado numerosos dis-tribuidores de su producto; y había introducido anuncios en-fatizando las palabras ‘hot patches’ ”.
En Eneglotaria Medicine Co., supra, dijimos en efecto, que la marca “Alcoholado Porto Rico” había adquirido una significación secundaria a base de los siguientes hechos esta-blecidos por la prueba:
“Que allá por el año 1923, la demandante comenzó a fabricar y vender en esta Isla un alcoholado o bay rum con el nombre de ‘Alcoholado Porto Rico’ impreso o exhibido en el rótulo que se adhería a las botellas en que se envasaba el producto, el que se fabricaba conforme a una receta perteneciente a la demandante; y que el alcoholado de la demandante es preparado y fabricado*391 por la Eneglotaria Medicine Co. en la ciudad de Nueva York.
“Que en aquel entonces (1923) el producto era desconocido en Puerto Rico, y la apelante inició una campaña para abrir y asegurar el mercado aquí, continuando dicha campaña hasta que se radicó este pleito; y como resultado de la misma, la de-mandante obtuvo grandes ventas.
“Que el producto era conocido por el público como ‘Porto Rico’ o ‘Alcoholado Porto Rico’.”
En Armstrong Co., supra, también se dijo que “Los he-chos para sostener una causa de infracción (de marca de fábrica registrada) y una de competencia desleal (por el uso de una marca indebidamente registrada) son sustancial-mente los mismos.
En el caso ante nos, el tribunal de instancia incurrió en error al llegar a la conclusión de que no se había probado la significación secundaria atribuida a la marca “Rico”. Hemos examinado cuidadosamente el récord del testimonio oral y la prueba documental admitida en las vistas del caso y a nuestro juicio se estableció plenamente que el conjunto de colores, diseño y las palabras “Café Rico” en la rotulación de la bolsa de la recurrente han adquirido una significación secundaria en el mercado de café tostado y molido en Puerto Rico debido a las siguientes circunstancias:
(a) En 1936 la recurrente adquirió por compra la marca “Café Rico” registrada en Puerto Rico y la marca “Rico” re-gistrada en la Oficina de Patentes de Estados Unidos y la ha usado continua y ostensiblemente desde entonces excepto que en 1948 inscribió dicha marca con un diseño especial impreso en las bolsas en que envasa y vende su café tostado y molido que ha venido usando desde entonces para dichos fines, un specimen del cual aparece en el Exhibit 1 de esta opinión.
(b) El café tostado y molido de la recurrente se ha iden-tificado por el comercio y el público a través de la referida bolsa, habiéndose vendido en tales envases cerca de seis millones de libras al año de dicho producto a través de todo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
3. — Establecido que la marca “Café Rico” en la rotu-lación utilizada por la recurrente desde el 1948 ha adqui-rido una significación secundaria y por lo tanto debe ser pror tegida contra su uso desleal por un competidor, procede determinar si en efecto el recurrido incurrió en la práctica desleal de que se queja la recurrente. El tribunal de instan-cia determinó que la semejanza que existe entre las bolsas de café de los litigantes no es sustancial y que existen diferen-cias obvias entre los rótulos de las bolsas de cada uno de ellos; que aunque existe la posibilidad de confusión entre ambas no puede concluirse que haya probabilidad razonable o sustan-cial de confusión de parte de personas que usen cuidado or-dinario; que la evidencia sobre los casos de confusión no ha merecido la confianza y el crédito del tribunal. Indudable-mente a base de lo expuesto, en el párrafo marcado 5 del re-sumen que previamente hicimos de las determinaciones de hecho del tribunal de instancia, éste concluyó que esa con-ducta del recurrido estuvo justificada y no resulta de sus actos que haya tenido la intención fraudulenta ni fue su con-ducta ilegal y deshonesta de manera que se justifique con-cluir que ha realizado una- competencia ilegal contra la cual debe protegerse a la recurrente. •
A los fines de resolver, es necesario hacer un breve re-sumen del estado del derecho con respecto a esta cuestión.
En Harold F. Ritchie, Inc. v. Chesebrough-Pond’s Inc., 281 F.2d 755, 757 (2d Cir. 1960), se dijo que “Cada caso de una alegada infracción de marca de fábrica debe juzgarse a base de sus propios hechos y la cita de autoridades no es de mucha ayuda, excepto en lo que pueda establecer un patrón general”. La prueba {test) decisiva es la cuestión de hecho con respecto a la posibilidad de confusión por un consumidor corriente y prudente de los artículos en cuestión. Nebraska Consol. Mills Co. v. Shawnee Milling Co., 198 F.2d 36 (10th Cir. 1952).
En Eneglotaria, supra, al resolver que el demandado era culpable de competencia desleal al vender en Puerto Rico su alcoholado bajo la marca “Gloria de Puerto Rico” desde el 1924 cuando el demandante vendía en esta jurisdicción su alcoholado bajo la marca1 “Alcoholado Porto Rico” desde el 1923, dijimos: “El colorido general de ambos rótulos es lo suficientemente parecido para engañar a una persona que no tenga experiencia con cualquiera de los dos frascos o que no los tenga juntos uno al lado del otro, a pesar de que ambos diseños son enteramente distintos y de que existe marcadla diferencia entre los colores; que si una persona que usara el ‘Alcoholado Porto Rico’ se lo mostrara casualmente a alguien y se lo recomendara, la persona a quien se le hizo la reco-mendación fácilmente podía ser engañada al solicitar ‘Alco-holado Porto Rico’ ”. (Énfasis nuestro.)
En Jackson Brewing Co. v. José B. López, Sucrs., 51 D.P.R. 719 (1937), confirmamos la prohibición permanente de que la demandada usara la palabra “Jax” en parte alguna de su marbete o cartones en relación con la venta de su cer-
En Kellogg Co. v. Nat. Biscuit Co., 305 U.S. 111 (1938), se denegó un injunction para prohibir el uso de las palabras “shredded wheat”, entre otras razones porque el uso de estas palabras y de un diseño del producto se llevó a cabo de buena fe. El producto de ambos litigantes se vendía en cajas de cartón que no se parecían ni en tamaño, ni en forma, ni en color; las diferencias en las etiquetas eran sustanciales in-dicándose con prominencia el nombre del productor. Sin embargo, se prohibió que en los cartones se utilizara una fotografía de dos unidades del producto en un plato de leche por ser muy similar a las de una marca registrada del de-mandante.
En Straus, supra, el Juez Holmes concluyó que era compe-tencia desleal usar la marca “Irontex” dentro del mismo diseño de la carca “Nótaseme”; que era competencia desleal
En Arnold, Schwinn & Co. v. Evans Products Company, 302 F.2d 765 (1962), se dijo que las respectivas marcas de-ben considerarse en su totalidad al determinar si la del de-mandado al aplicarse a su producto tiene la posibilidad de causar confusión, o equivocación, o engaño a los compradores debido a su similitud con la del demandante. Cuando los dise-ños son similares y las palabras distintas, la cuestión de cuál de las dos características domina la marca es igualmente determinante de la cuestión con respecto a la posibilidad de confusión.
En Q-Tips Inc. v. Johnson & Johnson, 206 F.2d 144 (3d Cir. 1953), se dijo que uno de los factores a considerar es la intención del que adopta la designación objetada. En este caso la demandada anteriormente usaba el término “Cotton Tipped Applicators”. Era descriptivo y no atractivo. Se sometió el asunto a una agencia de anuncios. Se sugirieron muchos nombres completamente distintos de lo que el producto sugería. Al fin se adoptó “Cotton Tips”. Se resolvió que resultaba claro por qué, entre todas las posibilidades, la demandada adoptó este término. No se había usado “Tips” en relación con el producto hasta que la demandante diseñó “Q-Tips”, producto que gozaba de gran popularidad bajo esa marca al extremo que la demandante producía el 90% de los palillos con algodón {swabs) usados en Estados Unidos. Se consideró que la evidencia en este caso era convincente de que la demandada escogió “Cotton Tips” como manera de acer-carse a “Q-Tips” tanto como legalmente pudiese y gozar así de la popularidad del nombre del demandante.
En Keller Products, supra, se indicó que aunque los co-lores y diseños de las marcas eran distintos cuando se exa-minan en su totalidad, resultaba aparente que el demandado estaba usando las características predominantes de la marca del demandante. En este caso no se presentó prueba de que
En B. Di Medio & Sons v. Camden Lumber & Millwork Co., 93 A.2d 45 (N.J. 1952), se resolvió que en una acción para restringir el uso de una marca porque infringe una mar-ca descriptiva que ha adquirido una significación comercial, el demandante no tiene que probar que el demandado usó el nombre con intención premeditada de causar daño al deman-dante o de engañar al público; es suficiente que las conse-cuencias del acto del demandado predominen sobre la calidad de su motivo.
■ En Independent Nail & Pack. Co., supra, se dijo que para infringir una marca de fábrica no es necesario copiar toda la marca, que la imitación puede ser tenue si se refiere a lo que es sobresaliente; y es suficiente si uno adopta una marca tan parecida a otra en la forma, ortografía y sonido, que una persona con un recuerdo no muy definido en cuanto a la verdadera marca probablemente se confunde o engaña; que no es necesario que el demandante pruebe casos actuales de confusión, pues el “test” determinante es si existe la posi-bilidad de tal confusión debido a la similitud entre las mar-cas.
En Time, Inc. v. Life Television Corp., 123 F.Supp. 470 (D.C. Minn. 1954), se señaló que en caso de la naturaleza antes indicada cualquier duda en cuanto a la efectividad del remedio debe resolverse en contra del demandado.
4. — Consideremos ahora si en efecto existió la posibilidad de confusión que da base para establecer un caso de competencia desleal. En el Exhibit 1 que se ha unido como parte de esta opinión aparecen los rótulos de las bolsas de los litigantes en que envasan el café que venden en el mercado de Puerto Rico y que son motivo de este litigio. Como señaló el tribunal de instancia, el recurrido cambió su anterior diseño en él cual, al igual que muchos otros competidores en la venta de café tostado y molido en el mercado de Puerto Rico, daba lá mayor prominencia a su marca “Flor de Borinquen” y en donde aparecía el término “Puro de Puerto Rico” escrito debajo en letras mucho más pequeñas. El cambio consistió en subir al tope del rótulo la expresión “Café Puro de”, más abajo las letras “Pto” y debajo, cubriendo el mayor espacio en rojo, aparece la palabra “Rico”, escrita en forma prominente y sesgada a través del espacio indicado. De las muestras de bolsas usadas por diversos productores de café tostado y molido en Puerto Rico que fueron admitidas en evidencia, es aparente que aunque el uso de los colores rojo y negro es común en muchas, ninguna contiene la imitación de la bolsa de la recurrente que es aparente de la del recurrido, observándose en aquéllas, contrario a la de éste, especial cuidado tanto en diferenciar sus diseños como en destacar prominentemente- sus' respectivas marcas. En ninguna de ellas existe el pronunciado parecido con la bolsa de la recurrente que el recurrido ha logrado en la suya y en ninguna se ha seguido el arreglo especial para dificultar y relegar la
5. — El tribunal de instancia incurrió en error al concluir que la recurrente no es acreedora a remedio alguno en equidad debido a su incuria en solicitarlo y a su conducta demostrativa de falta de conciencia limpia.
Dicho tribunal basa su conclusión sobre la incuria de la recurrente en que ésta ha permitido el uso por el recurrido de envases con la misma combinación de colores y presenta-ción general del envase, “lo que dio lugar a que el recurrido se sintiese en la confianza de que podía usarlas y conservarlas como hizo al modificar la rotulación en 1958 dando gran pro-minencia a la expresión ‘Café Puro de Pto. Rico’ ”. Lo que la prueba demuestra es un caso claro de infracción progresiva que culminó en el referido cambio realizado por el recurrido en 1958 que motivó la inmediata solicitud del recurrente por carta dirigida al recurrido para que éste desistiese de dicho cambio y que dio lugar, poco después, a la radicación de la acción en este caso en vista de que el recurrido no modificó en forma alguna su actuación. Independent Nail & Pack. Co., supra; Rothman v. Greyhound Corporation, 175 F.2d 893 (4th Cir. 1949). De manera que en realidad no puede con-cluirse que la recurrente incurrió en la alegada incuria y que por el contrario fue diligente en gestionar la protección de su derecho.
6. — En cuanto a los daños sufridos por la recurrente, convenimos con el tribunal de instancia que las partidas alegadas por la recurrente sobre las cuales se recibió prueba, son hipotéticas y especulativas, pues la prueba demuestra que las ventas así como las ganancias de la recurrente han con-tinuado en aumento y no se demostró que, en efecto, el dejar de alcanzar las metas de ventas, y por lo tanto.de obtener los beneficios correspondientes, que se impuso la recurrente se debiera a las actuaciones objetadas del recurrido. Lo mismo puede decirse en cuanto.al aumento en gastos adicionales de venta y para activar la propaganda y mitigar los daños.
7. — Es obvio de la exposición precedente que el tribunal de instancia erró al declarar sin lugar la demanda y al im-poner a la recurrente el pago de honorarios de abogado (errores 1 y 7 previamente relacionados).
“No se registrará ninguna marea de fábrica que consista:
(e) En palabras descriptivas de‘ lós artículos en que se usan, o del carácter ’ o calidad de dichos artículos, o simplemente de un nombre o tér-mino geográfico”. See. 4, inciso (e) de la Ley Sobre Marcas dé Fábrica. Véase; además, el reciente artículo del Profesor Santa-Pinter, Registration of Trade Marks in Puerto ■ Riccm and Argentine Law. Rev. . Der. Puerto-rriqueño, Núm. 9, 1963,- Universidad Católica de Ponce, págs. 55, 61, 62.-
En relación con estás encuestas, véase' Standard Oil Co. v. Standard Oil Co., 252 F.2d 65 (10th Cir. 1958), y lá anotación titulada “Admissibility and weight of surveys or polls of public or consumer’s opinion, recognition preference, or the'’tike, 76- A.L:R.2d 6Í9.
En The Doctrine of Secondary Meaning, supra, se señalan tres limitaciones y condiciones en relación con la doctrina de significación secundaria, a saber:
(a) Si la palabra, frase o marca se apropió ilegalmente originalmente, la existencia de una significación secundaria no justifica que se continúe usando y se restringirá tal uso ilegal.
(b) El derecho de uso exclusivo del uso de la frase, palabra o marca sólo se hará efectivo dentro del área de su popularidad; y
(c) La significación secundaria no cubre el área de características de funcionamiento del producto.
