112 P.R. Dec. 846 | Supreme Court of Puerto Rico | 1982
emitió la opinión del Tribunal.
La demandante recurrente registró a su favor la marca de fábrica “Barong” el 5 de julio de 1978, aplicable a camisas, guayaberas, chaquetas o chaquetones, trajes y pantalones. La demandante utiliza alegadamente dicha marca desde mayo de 1975.
Los demandados recurridos son importadores o vende-dores de camisas cuyas marcas contienen la palabra “Barong”. Por entender que los demandados estaban infringiendo su marca de fábrica, la demandante instó la acción correspondiente. Los demandados solicitaron que se dictase sentencia sumaria a su favor sobre la base que la palabra “Barong” es genérica o descriptiva, ya que tal vocablo significa en las Islas Filipinas, entre otras acep-ciones en el idioma tagalo, camisa o guayabera. La demandante presentó a su vez moción de sentencia suma-
El Art. 4(e) citado dispone:
No se registrará ninguna marca de fábrica que consista:
(e) en palabras descriptivas de los artículos en que se usan, o del carácter o calidad de dichos artículos, o simplemente de un nombre o término geográfico.
Esta norma proviene en última instancia del Derecho común. H. D. Nims, The Law of Unfair Competition and Trade-Marks, 3ra ed., New York, Baker, Voorhis & Co., 1929, pág. 630. Para el historial inmediato de nuestra Ley de Marcas de Fábrica y el valor persuasivo de la doctrina y la jurisprudencia norteamericana en su interpretación, véase: Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack. Corp., 107 D.P.R. 519 (1978).
Las partes en este caso aceptan que la palabra “barong” es un término descriptivo o genérico en las Filipinas. La cuestión a dilucidar es si el vocablo es genérico en Puerto Rico.
Existen diversas teorías sobre el problema de si una palabra que es descriptiva o genérica en un idioma o dialecto extranjero retiene ese carácter en el país receptor. La teoría seleccionada por el tribunal de instancia —que el carácter genérico se mantiene, no importa la naturaleza del idioma extranjero o la connotación que tenga para el público comprador— goza de considerable apoyo. J. T. McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, Rochester,
Adoptamos esta última posición por considerarla más realista y ajustada a los fines de la legislación aplicable. ¿Qué es, a fin de cuentas, una marca de fábrica?
En su moción de sentencia sumaria los demandados no argumentan que el tagalo es un idioma tan conocido en Puerto Rico que la palabra “barong” significa camisa para el público consumidor. Únicamente señalan que el término se describe en el diccionario en inglés, Webster’s Third International Dictionary (1971) y descansan en la teoría de que si el vocablo es genérico en el país de origen, conserva ese carácter en cualquier país receptor. Ello es insuficiente. No puede dictarse sentencia sumaria a favor de los demandados. Los demandados no han controvertido,
Del otro lado, surgen dudas sobre el hecho de quién utilizó primero en el comercio puertorriqueño el término “barong”. La cuestión se discute por los demandados y aun hay una determinación del tribunal de instancia sobre el particular, pero en el contexto de si el vocablo “barong” ha adquirido significado secundario en Puerto Rico, asunto que no es pertinente al caso. Si una palabra no es genérica, como “barong” no lo es en Puerto Rico, es innecesario explorar si el término ha adquirido significado secundario. En vista de la importancia del hecho referente a quién utilizó primero el término “barong”, consideramos que debe recibirse prueba sobre ello en el contexto apropiado. Véanse: Callman, op. cit, Sec. 76.1; McCarthy, op. cit., Sec. 16.3; Calimafde, op. cit, Sec. 4.09.
Se revocará la sentencia recurrida y se devolverá el caso a instancia para procedimientos ulteriores compatibles con esta opinión.